拒絶理由・国際出願・通常出願(論文必須添削講座 第1回)

論文必須添削講座は、ご自宅等で毎回1通の答案を作成していただき、提出された答案を添削する講座です。

論文必須試験合格者の声」でコメントを頂いているように、新橋ゼミでは、本試験に近い問題を厳選して出題しています。下記のダイジェストでその問題の一部をご紹介します。

第1回の講座は、「複数の出願人」、「国際出願」、「通常出願」及び「拒絶理由」等をテーマとした問題を出題しました。講座の一部を抜粋して公開します。

この問題は、実は難しくありません。複雑なだけです。
本質を理解して合理的に問題を解きほぐせば、漏れのない、かつ、スマートな答案が書けるようになるはずです。


【問題】
甲は、イ及びロを独自に発明した後、平成24年4月6日に、日本国において、明細書に発明イ及びロを記載し、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Xを行った。その後、甲は、ハを独自に発明し、平成25年4月6日に出願Xに基づいて適法なパリ条約の優先権の主張を伴う国際出願Yを、日本国を指定国に含めて日本語で行い、平成26年9月6日に日本国特許庁に対して国内書面の提出及び所定の手数料の支払いを行うことで、適法に国内移行手続を完了した(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願Yを「日本語特許出願Y1」という。)。国際出願Yの明細書及び請求の範囲には発明イ、ロ及びハが記載されている。
また、甲は、特許出願Xの前に、完成させた発明イの内容を全て開示して、発明イに関する技術相談及び製品化についての相談を発明イについて守秘義務を有する乙にしていた。
その後、乙は、独自に発明ロを完成させ、平成24年3月6日に、日本国において、明細書に発明イ及びロを記載し、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Pを行っていた。また、乙は、その後に独自に発明ハを完成させたので、平成25年3月5日に、明細書及び特許請求の範囲に発明イ、ロ及びハを記載して、特許出願Pに基づく特許法第41条の規定による適法な優先権の主張を伴う特許出願Qを行うとともに、当該特許出願Qについて出願審査の請求をした。
その後、乙は・・・

・・・以上のことを前提として、平成26年10月17日を基準として、以下の設問に答えよ。
ただし、発明イ、ロ及びハは、同一ではないが、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を充たす発明であるものとする。また、いずれの出願についても、出願公開の請求はなされておらず、問題文中に明記した場合を除き、国際特許出願でも、外国語書面出願でも、分割又は変更に係るものでも、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、さらに、いかなる優先権の主張も伴わず、一度した優先権主張は取り下げず、いかなる補正もなされないものとする。

(1)・・・
(2)・・・
(3)甲による日本語特許出願Y1が、乙による特許出願によって特許法第39条の規定が適用されて拒絶理由が通知される条件について説明せよ。

【解答例】
設問(1)について
・・・
設問(2)について
・・・
設問(3)について
Y1が、法39条の規定が適用されて拒絶理由が通知される条件は、出願Q・・・が設定登録されることである。
1.出願Pについて
既述のように、Pは、Qの国内優先権主張の基礎とされているため取り下げられたものとみなされる(42条1項)。従って、Pは、先願の地位を有しないので(39条5項)、Y1は、Pによって法39条違反の拒絶理由が通知されることはない。
2.出願Qについて
Qに係る発明は、当初、イ、ロ、ハであったが、その後に、ロは削除されているので、イ及びハということになる。そして、法39条1項乃至4項の規定の適用については、イに関して先の出願Pの日を基準に判断され、ハに関して現実の出願Qの日を基準に判断される(41条2項)。同様の理由により、Y1に係る発明のうち、イに関してXの日を基準に判断され、ハに関してYの日を基準に判断される(41条2項)。
そして、イについては乙に係るPが甲に係るXの先願となり、ハについては乙に係るQが甲に係るYの先願となるから、Y1は、イ及びハに関し、Qが設定登録により先願の地位が確定すると(39条5項)、Qの存在を理由に法39条1項違反によって拒絶理由が通知される。
3.出願・・・について
・・・

以上


本講座の狙いは、アウトプットのドリルをすることにあります。小学生の頃などを思い出してください。計算ドリル・漢字ドリルなど、毎日のように宿題が出たかと思います。それと同じで合格までには、ある程度のドリルが必要です。

ドリルによる反復トレーニングを徹底的に行い、回答スピードの向上、ゼミ等の講義内容の記憶定着、そして、法律論文のスキル・センスを磨き上げます。講座が終了するころには、それまでとは全く別物のような答案が書けるようになっていることでしょう。